Niegan amparo a Deutsche Telekom

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  • Por seis votos contra dos, el Pleno de la Suprema Corte validó las reglas que permitieron autorizar en México una denominación social idéntica a la marca alemana, con un debate que dividió a los ministros sobre el alcance de la protección de las marcas notorias.
FELIPE VILLA

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó el amparo solicitado por Deutsche Telekom contra la autorización otorgada por la Secretaría de Economía para que una empresa mexicana utilizara esa misma expresión como denominación social, al concluir que el registro de una marca no concede, por sí mismo, un derecho absoluto sobre determinadas palabras para todas las actividades económicas.

Al resolver este miércoles el amparo directo en revisión 7997/2025, bajo la ponencia del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García, seis integrantes del Pleno respaldaron, aunque con distintos matices, el proyecto que confirmó la sentencia recurrida y negó la protección constitucional a la compañía alemana. En contra votaron la ministra Yasmín Esquivel Mossa y el ministro Giovanni Figueroa Mejía, aunque por razones diferentes.

La resolución tiene implicaciones que trascienden el litigio particular: delimita la relación entre el derecho marcario y las denominaciones sociales, establece que la fama o notoriedad de una marca debe acreditarse mediante pruebas idóneas para obtener una protección reforzada y mantiene la constitucionalidad del artículo 9, fracción II, del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales.

El conflicto se remonta al 18 de mayo de 2015, cuando la Secretaría de Economía autorizó a una tercera interesada utilizar la denominación social “Deutsche Telekom”, lo que fue objetado por la empresa alemana bajo el argumento de que Deutsche Telekom cuenta con un registro marcario otorgado por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) desde 1996 para servicios de telecomunicaciones y, según defendió la ministra Esquivel durante la sesión, posee diversos registros adicionales en México y una renovación concedida en 2016 por otros diez años.

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Sin embargo, la empresa mexicana involucrada en el litigio se dedica a servicios contables, fiscales y financieros, actividades diferentes a las telecomunicaciones, diferencia que resultó determinante para la mayoría del Pleno.

El problema constitucional planteado ante la Corte fue si el artículo 9, fracción II, del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales brinda protección suficiente a las marcas notoriamente conocidas y si resulta compatible con las obligaciones internacionales asumidas por México, particularmente con el artículo 6 bis del Convenio de París.

El ministro ponente, Guerrero García, construyó su proyecto a partir de dos funciones fundamentales del derecho marcario: proteger la identidad y reputación empresarial y, simultáneamente, evitar que los consumidores sean confundidos respecto del origen de los productos y servicios, aunque sostuvo que esa protección tiene límites.

Asimismo, recordó que el sistema marcario opera, como regla general, conforme a los principios de territorialidad y especialidad. El primero vincula la protección al territorio en el que existe el registro y el segundo la relaciona con determinados productos o servicios. Por ello, registrar una marca no significa que su propietario pueda impedir automáticamente que las palabras que la integran sean utilizadas en cualquier actividad económica.

La excepción aparece cuando se trata de una marca notoriamente conocida o famosa, es decir la notoriedad debe demostrarse para que automáticamente se aplique la protección reforzada destinada a impedir que terceros aprovechen indebidamente su prestigio, argumento que terminó inclinando la decisión de la mayoría.

La fama debe probarse

Guerrero García sostuvo que no basta que una empresa afirme que su marca es ampliamente conocida y el orden jurídico mexicano contempla mecanismos para demostrar esa circunstancia, entre ellos la declaratoria correspondiente ante el IMPI, pero también la posibilidad de que la notoriedad sea reconocida dentro de un caso concreto mediante una estimación, siempre que existan pruebas idóneas.

El ministro explicó que Deutsche Telekom pretendió acreditar ante la Corte la notoriedad de su marca mediante enlaces de Wikipedia y LinkedIn, elementos que consideró insuficientes para modificar lo previamente determinado por el Tribunal Colegiado.

Además, la sentencia del ministro Guerrero García distinguió dos momentos. En el primero, la Secretaría de Economía tramita las solicitudes de denominaciones sociales mediante un procedimiento administrativo que debe operar con parámetros objetivos. En un segundo momento, si surge una controversia, puede realizarse un análisis probatorio más profundo para establecer si una marca debe ser reconocida como notoria y, en consecuencia, recibir una protección mayor.

La mayoría consideró, por tanto, que el artículo impugnado no deja indefensos a los titulares de marcas registradas, criterio que no fue compartido por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, para quien la Corte debía conceder el amparo.

Su premisa fue que Deutsche Telekom es una compañía ampliamente reconocida en el sector de telecomunicaciones, cuenta con registros vigentes en México desde hace décadas y había cumplido con las exigencias legales para proteger sus derechos marcarios.

A su juicio, permitir que una empresa distinta utilizara exactamente la denominación “Deutsche Telekom” podía afectar la protección reforzada que corresponde a una marca notoriamente conocida.

La ministra consideró relevante el Convenio de París, que obliga a los Estados a proteger marcas notoriamente conocidas, y cuestionó que la diferencia entre los giros empresariales bastara para autorizar una denominación idéntica.

Desde esa perspectiva, el hecho de que una empresa opere en telecomunicaciones y otra en actividades diferentes no elimina necesariamente el riesgo de aprovechamiento del prestigio construido por la primera.

El voto contrario del ministro Giovanni Figueroa Mejía tuvo una naturaleza completamente distinta, pues no centró su oposición en determinar si Deutsche Telekom tenía razón respecto de la protección de su marca. Para él, la Suprema Corte ni siquiera debía llegar a ese análisis.

Sostuvo que el derecho de la compañía para impugnar la constitucionalidad del artículo 9, fracción II, ya había precluido. En su opinión, Deutsche Telekom había cuestionado esa disposición desde un segundo juicio de amparo directo y en aquella ocasión, el Tribunal Colegiado no estudió el argumento constitucional porque concedió protección por cuestiones de legalidad.

La empresa, señaló Figueroa, tuvo entonces oportunidad de recurrir esa omisión para obtener un pronunciamiento de la Corte, pero no consiguió que el tema fuera resuelto en ese momento y posteriormente volvió a plantearlo en un tercer juicio de amparo.

Por tanto, cuando llegó este último recurso la oportunidad procesal para combatir la constitucionalidad del reglamento ya se había extinguido y por tal motivo votó en contra de la procedencia del recurso y, consecuentemente, contra el proyecto, sin compartir necesariamente las razones de fondo defendidas por Esquivel.

Aunque los seis ministros restantes respaldaron el sentido de la sentencia, la votación no significó que todos compartieran íntegramente su argumentación.

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